法院錯了嗎？？談姓氏得否作為商標使用

     法院錯了嗎？？談姓氏得否作為商標使用

                 蕭桂芬法務經理

 台灣大學法學士

                  指導律師  楊永成律師

據報載國際知名服裝設計師吳季剛向我國經濟部智慧財產局申請『MISS  WU』商標註冊，遭經濟部駁核，未予准許。吳季剛不服，向智慧財產法院起訴請求廢棄原處分？ 日前業經智慧財產法院判決敗訴。對於法院判決吳季剛敗訴一案在國內引起喧然大波，不少民眾認為吳季剛是國際知名服裝設計師，深受美國第一夫人及我國第一夫人喜愛，所以，法院之判決遭受眾多民眾之指責，本文嘗試以商標法律觀點分析之。

一、「商標」即是口語中俗稱的「品牌」或「牌子」，用來區別自己與他人商品或服務的標誌。當一標識無法指示及區別商品或服務的來源，該標誌即不具商標功能，就無法取得註冊核准。因此，識別性即為商標取得註冊的積極要件。商標識別性有先天與後天之分，先天識別性指商標本身即具固有識別條件；後天識別性則指標識原不具有先天識別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，即具有商標識別性。本案中「MISS WU」圖樣是否能准予註冊商標，主要爭議點有3項。首先是「MISS WU」圖樣是否具有「先天識別性」；再者，如果未具備先天識別性，是否存在「後天識別性」；最後則是「後天識別性」的客觀數據判斷。

二、按商標法第29條第1項之規定：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。」、同條第2項規定：「有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」。換言之，一標識若用以表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，對消費者而言，僅係傳達商品或服務的相關資訊，且為同業競爭者所必須使用，自然不適合由特定業者所專用；又若業者就特定商品或服務所共同使用的標誌，與業者通常用以表示商品或服務的名稱，對消費者而言，只是一般商品或服務的通用標章，或商品或服務本身的名稱，亦不具備識別來源的功能。除非該標誌已經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，則法律將例外地准予註冊。

三、所謂先天識別性，是指一標識具有指示商品或服務來源的功能，而非傳達商品或服務本身或其內容的相關資訊。具有先天識別性的商標，依其識別性之強弱，可分為獨創性、任意性及暗示性商標。（1）所謂「獨創性標識」指運用智慧獨創所得，非沿用既有的詞彙或事物，其本身不具特定既有的含義，該標識創作的目的即在於以之區別商品或服務的來源。例如「普騰」標誌使用於電視機、音響商品，該標誌為全新的創思，對消費者而言，並未傳達任何商品或服務的相關資訊，故其識別性最強。（2）「任意性標識」指由現有的詞彙或事物所構成，但與指定使用商品或服務本身或其品質、功用或其他特性全然無關者，因此，該標誌未傳達所指定使用商品或服務的相關資訊，不具有商品或服務說明的意義，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識。從競爭的角度觀之，同業競爭者在交易過程中，亦沒有使用這些與商品或服務毫無關聯的詞彙或事物之必要，因此賦予排他專屬權不會影響同業的公平競爭，例如大家耳熟能詳「蘋果APPLE」、「黑莓BlackBerry」商標，指定使用於電腦、資料處理器等商品。（3）「暗示性標識」指以隱含譬喻方式暗示商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性，但並非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務的標識。例如「一匙靈」指定使用於洗衣粉商品，消費者需要運用一定程度的想像、思考、感受或推理，才能領會標識與商品或服務間的關聯性，賦予他排他專屬權並不影響同業公平競爭。通常用以表示商品或服務相關說明的描述性標識、指定商品或服務的通用標章或名稱，以及其他無法指示及區別來源的標識，均屬不具先天識別性的標識。

四、所謂後天識別性則指標識原不具有先天識別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，即具有商標識別性。例如SOGO長期大量使用裝飾圖樣原不具識別性，經長期使用於手提袋、包裝袋等營業用品，已廣為消費大眾所知悉，而取得後天識別性。

五、通常描述性標識指對於商品或服務的品質、功用或其他有關的成分、產地等特性，作直接、明顯描述的標識，消費者容易將之視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識。所謂商品或服務之說明，依一般社會通念，如為商品或服務本身之說明，或與商品或服務本身之說明有密切關連者，即不得註冊。又如單一字母；型號；單純數字；簡單線條或基本幾何圖形；姓氏；稱謂與姓氏結合；公司名稱等等，缺乏指示來源的功能時，原則上，亦屬不具識別性的標識。例外情形，如數字經圖形化設計，或僅有暗示所指定商品或服務本身或其品質、功用或其他特性的含義，使其脫離單純的數字意義，而具有指示及區別來源的功能，則具有識別性。例如：「566」為「烏溜溜」的諧音，指定使用於洗髮粉、洗髮精，具有洗後頭髮的烏黑滑順的暗示性含義，具有識別性。

六、 關於姓氏使用於商品或服務，該標誌通常只是用以表示業主的姓氏，無法作為區別來源的標識。且在競爭同業使用相同的姓氏時，相關消費者即無法藉由姓氏識別來源。再從競爭的角度觀之，相同姓氏的競爭同業不論其進入市場的時間先後，均有自由使用自己姓氏的需要，故原則上，以姓氏作為商標，不具識別性，除非聲請人能提出證明，該標誌已取得後天識別性，始例外地准予註冊。業經核准案例如知名連鎖餐飲店「鬍鬚張」標誌指定使用於速食店、餐廳服務。雖然「張」為姓氏，原本不具識別性，但「鬍鬚張」整體商標圖樣給人的印象為長了大鬍子的張先生，已脫離單純姓氏的意象，具有識別性。又如「黑面蔡」商標圖樣指定使用於各種果汁、楊桃汁商品。「蔡」雖為姓氏，但「黑面蔡」通觀全體給人的印象為膚色黑的蔡姓人士，已脫離單純蔡姓氏的意象，故具有識別性。因此，對於不具識別性的商標，申請人必須舉證證明該商標已經使用取得識別性，始得依商標法規定核准註冊。至於是否取得後天識別性，須以國內相關消費者的普遍認知為判斷標準。

七、 本案知名服裝設計師吳季剛以『MISS  WU』作為商標圖樣，首應檢視該標誌是否具備商標積極要件即識別性，已足以讓消費大眾區別甲所提供之商品與他人商品之不同來源。法院判決認為「MISS WU」圖樣不具有先天識別性，因為吳（WU）是國內常見的姓氏，「MISS WU」對台灣民眾來說是「吳小姐」的意思，且圖樣未經過特殊設計，尚不能表彰商品的識別標識。

八、 至於後天識別性，法官認為吳季剛雖提出媒體報導佐證，但仍無法藉此推論「JASON WU」的後天識別性可延伸到「MISS WU」副牌。且法院指出，吳季剛在訴訟程序中並未提出「MISS WU」品牌銷售量、營業額、廣告量、廣告費用、市場占有率和販售據點等數據，難以證明「MISS WU」品牌已長期在台灣大量使用，成為消費者所熟知的品牌。

九、 本文以為，該標誌為外文單字所組合，其文字外觀雖未描述性閳述商品之品質、用途、原料、產地等相關特性之說明，在消費者認知中，該標誌確實與服裝設計業毫無必然關係，不會在二者間產生直接聯想。但探討實質文義來看，以目前知識教育文化之普及程度，一般國人不難得知該『MISS  WU』標誌為中文意思為『吳小姐』，於一般社交場合，該稱呼通常用以尊稱對方之稱謂。加以，商標註冊為『屬地主義』，必須從註冊國當地民情風俗、消費者的認知考量，『WU』這二個英文字母組合，在國外並非姓氏稱呼，但在國內卻是很大姓氏，單純姓氏加上稱謂，且未附任何圖案等特殊設計，不具先天識別性。

十、 因此，除非吳季剛在訴訟中能依據商標法第29條第2項規定，提出證明該標誌已在國內長期使用，行銷國內市場，已被消費者廣為知悉，具有一定知名度後，則其獲准商標註冊之機會始大。